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Egyptian Goddes, Inc. v. Swisa, Inc.大法廷判決を読む4
Egyptian Goddes v. Swisa大法廷判決は、米国意匠特許権に関し、「新たな侵害判断基準を設定した画期的なものである」と評価されている。例えば、山口洋一郎著「米国CAFCにおける特許制度改革―意匠権のクレーム解釈における公知意匠の役割を明瞭にしたEgyptian Goddes v. Swisa大法廷判決―」(AIPPI(2009)Vol.54 No.1)(以下「山口氏論文」という)を参照。
本件では、Egyptian Goddes社(以下「EG社」)のネイルバッファー※1に関する意匠権を、Swisa社のネイルバッファーが侵害するかが問題となった。米国連邦巡回控訴裁判所(Court of Appeals for the Federal Circuit(以下「CAFC」という。))は、一度従来の侵害判断基準に基づき非侵害の判決を出したが、これを取り消し、同大法廷審理を経て、意匠権侵害判断の重要な二つのルールを示したという。
※1:日本語で「爪磨き」と訳せようが、片仮名「ネイルバッファー」も日本のこの製品分野では使用されているようなので片仮名で記す。「buffer」も、爪を磨くものとして「バッファー」と、「buffering」も磨くこととして「バッファリング」と、日本で同様に使用されているようなので片仮名で記す。
本HP1回目では、Egyptian大法廷判決のうち、主に意匠クレーム解釈について言及した第一のルールに関する部分を訳しその意義を考えた。2回目以降は、侵害判断の第二の基準と理解されてきた「新規な点の基準(the point of novelty test)」を廃止し、先行意匠を知る通常の観察者(the ordinary observer)が対比する両意匠を混同する場合に侵害を認めるとした第二のルールに関する部分を訳しその意義を考えたいと思う。まず2回目は、同大法廷判決のうち、「新規な点の基準」を採用した地裁と最初のCAFCの両判決に触れた部分を訳した。3回目は、同大法廷判決のうち、「通常の観察者の基準」を打ち立てたGorham Co. v. White, 81 U.S.511(1871)最高裁判決と、これに「新規な点の基準」を新たに導入したとされているLitton Systems, Inc. v. Whirpool Corp判決に関する部分を主に訳した。本HP今回は、両当事者の主張に関する記載部分を訳し、さらに、今回と次回で、同大法廷判決が挙げる過去の判決を訳し、同大法廷判決がこれらをどのように評価したかみていく。 なお、英文は、Egyptian大法廷判決文(http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/06-1562.pdf)より引用。
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EG社の主張に関する記載部分
『EG社は、この裁判所は、Gorham判決で打ち立てられた通常の観察者の基準と離れて、意匠特許侵害の第二の判断基準として新規な点の基準を認識すべきではないと主張する。事実認定者に特許意匠に一つ以上の新規な点の基準を特定することを要求し、被疑侵害意匠がそれらの新規な点の幾つか又は全部を取り込んでいるかどうかを決定する代わりに、通常の観察者の基準が、新規な点の基準が考案された目的を果たすだけでなく混乱のリスクが低いとEG社は主張する。通常の観察者の基準が、"先行意匠から特許意匠を区別する外観"に焦点をあてている限り、事実認定者は、適切な問題、すなわち、先行意匠に精通した通常の観察者は被疑侵害意匠が特許意匠と同一と欺かれて考えるかどうかについて取り組むことができるとEG社は主張する。これに関連して、通常の観察者の基準が、先行意匠に精通した通常の観察者の観点から実行されれば、別個に"非自明な進歩"の基準は必要ない、なぜなら、先行意匠に精通した通常の観察者の注意は、クレーム意匠と被疑侵害意匠が先行意匠と異なるものとされるそれらの両特徴を当然に引き出されるからであると主張する。
法廷助言者(amici)の幾人かは、特許意匠と被疑侵害意匠と、最も似ている先行意匠との三方向の視覚的比較を求める適切なアプローチを参照すると本質的に同じ意見を述べる。法廷助言者(amici)は、本裁判所を含む裁判所が、独立した基準として特定することなく、意匠特許の事案でこのアプローチを時折採用していることを指摘する。(省略)
原文:EGI argues that his court should no longer recognize the point of novelty test as a second part of the test for design patent infringement, distinct from the ordinary observer test established in Gorham. Instead of requiring the fact-finder to identify one or more points of novelty in the patented design and then determining whether the accused design has appropriated some or all of those points of novelty, EGI contends that the ordinary observer test can fulfil the purpose for which the point of novelty test was designed, but with less risk of confusion. As long as the ordinary observer test focuses on the "appearance that distinguishes the patented design from the prior art," EGI contends that it will enable the fact-finder to address the proper inquiry, i.e., whether an ordinary observer, familiar with the prior art, would deceived into thinking that the accused design was the same as the patented design. Relatedly, EGI argues that if the ordinary observer test is performed from the perspective of an ordinary observer who is familiar with the prior art, there is no need for a separate "non-trivial advance" test, because the attention of an ordinary observer familiar with prior art designs will naturally be drawn to the features of the claimed and accused designs that render them distinct from the prior art.
Several of the amici make essentially the same point, referring to the proper approach as calling for a three-way visual comparison between the patented design, the accused design, and the closest prior art. The amici point out that courts, including this one, have on occasion applied that the approach in design patent cases, without identifying it as a separate test. See, e.g., Brief of Amicus Curiae Apple, Inc., at 19 (citing, inter alia, Elmer v. ICC Fabricating, Inc., 67 F.3d 1571 (Fed Cir., 1995); Braun, inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815 (fed Cir. 1992); and Bergstrom v. Sears, Roebuck & Co., 496 F. supp. 476 (D.Minn.1980).)』本文9-10頁
Swisa社の主張に関する記載部分
『Swisa社は、裁判所は新規な点の基準を放棄できないし、すべきでもないと主張する。Swisa社によれば、新規な点の基準はSmith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S.674(1893)の最高裁によって採用された。Swisa社は、Gorham判決の通常の観察者の基準から分離して、意匠と被疑侵害のための第二の独立した基準として新規な点の基準を用いるよう定めるものとしてこの事案を解釈する。Swisa社は、Whitman Saddle判決が、新規な点の基準を適用するこの裁判所の後続の決定やそれ以外についてもしっかりと基礎とし、そしてこの最高裁判所の判例を無視したり、他の控訴裁判所の判決を無視して、この基準から出発することはできないと主張する。
原文:Swisa counters that this court may not, and should not, abandon the point of novelty test. According to Swisa, the point of novelty test was adopted by the Supreme Court in Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S. 674 (1893). Swisa interprets that case as dictating the use of the point of novelty test as a second and distinct test for design patent infringement, separate from the ordinary observer test set forth in Gorham. Swisa contends that the subsequent decisions of this court and others applying the point of novelty test are soundly based on Whitman Saddle, and that we cannot depart from that test without disregarding that governing Supreme Court precedent as well as intervening precedent from other courts of appeals.』本文10頁
以上を受け、同大法廷判決は、新規な点の基準を主な問題とする意匠特許侵害の判断基準に関し結論を示した。
『我々は、Swisa社に従ことはできない。Whitman Saddle判決と後続の当局の近似した解釈は、最高裁判所は、意匠特許侵害事案に対する独立した新規な点の基準を採用しなかったことを示す。実際に、Gorham判決後数年における意匠特許法の発展における研究が、新規な点の基準は、その現在の形態において、比較的最近、ヴィンテージであると示す。以下で詳細に検討する当局の見直しの結果、我々は、意匠特許侵害の証拠の第二の独立した基準としての新規な点の基準は、Gorham判決の通常の観察者の基準と相容れず、Whitman Saddle判決や他の裁判所の判例によって義務づけられず、そして、意匠特許権の過度の主張に対して保護する必要はないと結論づける。
原文:We disagree with Swisa's submission. A close reading of Whitman Saddle and subsequent authorities indicates that the Supreme Court did not adopt a separate point of novelty test for design patent infringement cases. In fact, a study of the development of design patent law in the years after Gorham shows that the point of novelty test, in its current form, is of quite recent vintage. After a review of those authorities, which we examine in some detail below, we conclude that the point of novelty test, as a second and free-standing requirement for proof of design patent infringement, is inconsistent with the ordinary observer test laid down in Gorham, is not mandated by Whitman Saddle or precedent from other courts, and is not needed to protect against unduly broad assertions of design patent rights.』本文10-11頁。
Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S.674(1893)最高裁判決に関する記載部分
『Whitman Saddoleは、サドルに対する意匠の特許を取得した。当該裁判所は意匠に対する特許保護を得るための要件を列挙することから始めた。裁判所は意匠の特許性に対し、"創作(invention)"の重要性を強調した。裁判所は、"単に機械的技術では不十分だ。手と頭脳の努力があり、天才に似たものによることが必要である。しかし新しい目的のために古い装置や形態を採用することは、それらが新しい役割を果たし得る便利で、有用で、美しいものでも、創作(invention)ではない。"と述べた。
(省略) そして裁判所は「...(省略)...既存の形態の選択と適応が、模倣する能力を使うこと以上であり、その結果が実際に新しい創造(creation)である場合、その意匠は特許性があり得る。」と説明した。
(省略)裁判所は、特許されたサドル意匠を、当該技術分野で周知の2つのサドル意匠の要素の組合せとして特徴づけた。その特許意匠は、いわゆるグランジャー・サドルの前半分と、いわゆるジェニファー・サドルの後端の組合せから成ると説明した。その意匠は、その前端部が、グレンジャー・サドルとは異なり、鞍頭後端部の数インチのほぼ垂直な落込み部分においてのみ2つの既知のサドルの単純な組合せとは異なる、とした。(省略)
原文:Whitman Saddle involved a patent on a design for a saddle. The Court began by reciting the requirements for obtaining patent protection for a design. The Court emphasized the importance of "invention" to the patentability of a design. It stated, "Mere mechanical skill is insufficient. There must be something akin to genius, an effort of the brain as well as the hand. The adaptation of old devices or forms to new purposes, however convenient, useful, or beautiful they may be in their new role, is not invention." 148 U.S. at 679.
The court then explained (id.):
The exercise of the inventive or originative faculty is required, and a person cannot be permitted to select an existing form, and simply put it to a new use, any more than he can be permitted to take a patent for the mere double use of a machine. If, however, he selection and adaptation of an existing form is more than the exercise of the imitative faculty, and the result is in effect a new creation, the design may be patentable.
In the case before it, the Court characterized the patented saddle design as a combination of elements from two saddle designs that were well known in the art. The Court explained that the patented design consisted of the front half of the so-called Grander saddle and the back end or the so-called Jenifer saddle. The design differed from a simple combination of the two known saddles, according to the Court, only in that the front of the pommel," unlike in the Grander saddle. id. at 680.』本文11-12頁。
『衡平法の下で控訴裁判所は意匠は特許性があると結論付けたが、最高裁判所は同意しなかった。裁判所は、この事案では(以下の点を除いて)、"これらのサドルの二つの鞍を、通常の能力を有する当業者が普通のやり方・方法で組み合わせたに過ぎない"とした。(省略) 裁判所は、意匠サドルの鞍と、グランジャー・サドルの鞍の間に相違はなく、前端部の形状が古く、鞍の後部の鋭い落込み部分が新しく重要なものを構成していると思われると指摘した。しかし、その特徴は、被告のサドルに表れていなかった。裁判所は以下の意見で結論づけた。
しかし、もしこの落込み部分が意匠にとって重要で、意匠全体として特許されるなら、侵害はない。前述のように、特許意匠は、グランジャー・サドルと比較して、鞍の後部の高くなっている部分と、落込み部分で二つの異なる特徴があるが、鞍の後部が高くなっている部分がある古いサドルと違いがなく、頻繁に付加されるものなので、後者に侵害がなければ全体として侵害はない。さらに、その違いは非常に顕著であり、被告サドルは、原告サドルと取り違えられることはないと判断した。
原文:Although the trial court, sitting in equity, concluded that the design was patentable, the Supreme Court disagreed. The court wrote, "Nothing more was done in this instance (except as hereafter noted) than to put the two halves of these saddles together in the exercise of the ordinary skill of workman of the trade, and in the way and manner ordinarily done." 148 U.S. at 681. The Court noted that there was a difference between the pommel of the designed saddle and the pommel of the Granger saddle, and it added that the "shape of the front end being old, the sharp drop of the pommel at the rear seems to constitute what new and to be material." Id. at 682. That feature, however, was not present in the defendants' saddle. The Court then concluded with the following remarks (id.):
If, therefore, this drop were material to the design, and rendered it patentable as a complete and integral whole, there was no infringement. compared with the Granger saddle, one the cantle, the other the drop; and unless there was infringement as to the latter there was none at all, since the saddle with the old cantle added, an addition frequently made. Moreover, that difference was so marked that in our judgment the defendant's saddle could not be mistaken for the saddle of the complainant.』本文12頁。
『Whitman Saddle判決は衡平法の下での事案であったため、最高裁は特許性の分析と侵害の議論を明確に区別していない。同じ文章中、最高裁は、問題の意匠は特許性があったという控訴裁判所に同意できないとしながら、鞍の後部の落込み部分により意匠に特許性があるなら侵害はないと結論づけている。最高裁の見解において、侵害に関し独立して新規な点の基準を形成することを何も示唆していない。最高裁判断のポイントは、先行意匠と特許意匠の類似点を考慮しながら、沢山の先行意匠にはない、特許意匠のそれとの類似性を明らかに作り出す単一の特徴を、被疑侵害意匠が含んでいないため、被疑侵害意匠は特許意匠を侵害しないと判断した点であった。
原文:Because Whitman Saddle was an action in equity, the Court did not distinguish sharply between its analysis of patentability and its discussion of infringement. Within the same passage, the Court moved from stating that it could not agree with the trial court that the design in issue was patentable to the conclusion that if the design were patentable because of the drop at the rear of the pommel, there was no infringement. Nothing in the Court's opinion suggested that it was fashioning a separate point of novelty test for infringement. The point the Court was making was that, viewed in light of the similarities between the prior art the patented design, the accused design did not contain the single feature that would have made it appear distinctively similar to the patented design rather than like the numerous prior art designs. For that reason, the Court held, the accused design did not infringe.』本文12-13頁。
『その後の事案は、Gorham判決の通常の観察者の基準を、特許意匠の創作性(inventivness)を被疑侵害意匠が取り込んでいるどうかを事実認定者が決定できるように、先行意匠を考慮したうえ特許意匠と被疑侵害意匠を比較し、通常の観察者の視点で認識するよう要求するものとして解釈し、その原則を適用した。例えば、Whitman Saddle判決にすぐ続いた二つの事案は、Whitman Saddle判決における最高裁判所の分析に光をあて、先行意匠を考慮した通常の観察者の基準の適用を示している。
原文:Subsequent cases applied that principle, interpreting the ordinary observer test of Gorham to require that the perspective of the ordinary observer be informed by a comparison of the patented design and the accused design in light of the prior art, so as to enable the fact-finder to determine whether the accused design had appropriated the inventiveness of the patented design. For example, two cases decided in the wake of Whitman Saddle shed light on the Supreme Court's analysis in Whitman Saddle and illustrate the application of the ordinary observer test in light of the prior art.』本文13頁。
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<ひとまずHP筆者の感想など>
本HP3回目で述べたように、同大法廷判決では、「通常の観察者の基準」と「新規な点の基準」が独立させることで生じる問題に触れ、いまいちど、これらを統合して、一つの判断基準を打ち立てるべきと判断するために、過去の判決を読み解いている。すなわち、同大法廷判決は、Swisa社が「新規な点の基準」は、Whitman Saddle最高裁判決によって採用され、後続の裁判所の判断もこれに従っていると解釈し、これに従うべきとの主張に対し、完全にこれを否定し、「新規な点の基準」は、意匠特許侵害の判断の基準とされる「通常の観察者の基準」とは相容れず、Gorham判決以降、Whitman Saddle判決や他の裁判所の判例によって義務づけられていないとしている。
代わりに、以上で訳したように、同大法廷判決は、Whitman Saddle最高裁判決は「先行意匠と特許意匠の類似点を考慮しながら、沢山の先行意匠にはない、特許意匠のそれとの類似性を明らかに作り出す単一の特徴を、被疑侵害意匠が含んでいないため、被疑侵害意匠は特許意匠を侵害しないと判断した点」がポイントであるとしている。そして、この最高裁判決の後続の事案でも「特許意匠の創作性(inventivness)を被疑侵害意匠が取り込んでいるどうかを事実認定者が決定できるように、先行意匠を考慮したうえ特許意匠と被疑侵害意匠を比較し、通常の観察者の視点で認識するよう要求するものとして解釈し、その原則を適用した」と述べている。
本HP次回で、かかる原則を適用した後続の事案について、引き続き見ていく。
なお、同大法廷判決が「通常の観察者の基準」と「新規な点の基準」を統合し一つの判断基準を打ち立てることについて、従来の判決を見直しながら以下のような判断を導き出そうとしているのではないかと考える。
すなわち、従来の第二の基準で採用される「新規な点」を、侵害事件で対比される両意匠の比較において、先行意匠を考慮し導き出した「特徴点」と解釈し、そしてその「特徴点」が導き出される過程を、先行意匠を知る(その製品分野のターゲット層となり得る)「通常の観察者」に負わせ、その上で「通常の観察者」が対比される両意匠を混同するかを、その「特徴点」が共通するかで判断する、といったものである。