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Egyptian Goddes, Inc. v. Swisa, Inc.大法廷判決を読む５
Egyptian Goddes v. Swisa大法廷判決は、米国意匠特許権に関し、「新たな侵害判断基準を設定した画期的なものである」と評価されている。例えば、山口洋一郎著「米国ＣＡＦＣにおける特許制度改革―意匠権のクレーム解釈における公知意匠の役割を明瞭にしたEgyptian Goddes v. Swisa大法廷判決―」（AIPPI（2009）Vol.54 No.1）（以下「山口氏論文」という）を参照。
本件では、Egyptian Goddes社（以下「EG社」）のネイルバッファー※１に関する意匠権を、Swisa社のネイルバッファーが侵害するかが問題となった。米国連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit（以下「CAFC」という。））は、一度従来の侵害判断基準に基づき非侵害の判決を出したが、これを取り消し、同大法廷審理を経て、意匠権侵害判断の重要な二つのルールを示したという。
※１：日本語で「爪磨き」と訳せようが、片仮名「ネイルバッファー」も日本のこの製品分野では使用されているようなので片仮名で記す。「buffer」も、爪を磨くものとして「バッファー」と、「buffering」も磨くこととして「バッファリング」と、日本で同様に使用されているようなので片仮名で記す。
本HP１回目では、Egyptian大法廷判決のうち、主に意匠クレーム解釈について言及した第一のルールに関する部分を訳しその意義を考えた。２回目以降は、侵害判断の第二の基準と理解されてきた「新規な点の基準（the point of novelty test）」を廃止し、先行意匠を知る通常の観察者（the ordinary observer）が対比する両意匠を混同する場合に侵害を認めるとした第二のルールに関する部分を訳しその意義を考えたいと思う。まず２回目は、同大法廷判決のうち、「新規な点の基準」を採用した地裁と最初のCAFCの両判決に触れた部分を訳した。３回目は、同大法廷判決のうち、「通常の観察者の基準」を打ち立てたGorham Co. v. White, 81 U.S.511(1871)最高裁判決と、これに「新規な点の基準」を新たに導入したとされているLitton Systems, Inc. v. Whirpool Corp判決に関する部分を主に訳した。４回目は、両当事者の主張に関する記載部分を訳し、さらに、同大法廷判決が挙げる過去の判決を訳し、同大法廷判決がこれらをどのように評価したかみていった。今回も引き続き、過去の判決に関する部分を訳していく。 なお、英文は、Egyptian大法廷判決文（http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/06-1562.pdf）より引用。
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４回目でみたように、大法廷判決は、Smith v. Whitman Saddle Co., 148 U.S.674(1893)最高裁判決の後の事案で、『通常の観察者の基準を、特許意匠の創作性（inventivness）を被疑侵害意匠が取り込んでいるどうかを事実認定者が決定できるように、先行意匠を考慮したうえ特許意匠と被疑侵害意匠を比較し、通常の観察者の視点で認識するよう要求するものとして解釈し、その原則を適用した』と評価する。『例えば、Whitman Saddle判決にすぐ続いた二つの事案は、Whitman Saddle判決における最高裁判所の分析に光をあて、先行意匠を考慮した通常の観察者の基準の適用を示している。』（本文13頁）として以下２つの判決に触れた。
Bevin Brothers Manufacturing Co. v. Star Brotjers Bell Co. , 114 F. 362 (C.C.D.Conn.1902)判決に関する記載部分
『これらの事案の最初として、Bevin Brothers Manufacturing Co. v. Star Brotjers Bell Co. , 114 F. 362 (C.C.D.Conn.1902)判決では、特許図面には回転楕円体と頸部が表され、クレームは‟ここに表され記述されているようなベル"を含んでいた。裁判所は、両問題における同一性の基準は、‟通常の観察者の視点"であると指摘しつつ、衡平法上、有効性と侵害の両方を審理した。（省略） 特許された形態は、様々な先行意匠の構造に共通に見出されたことを指摘した後、裁判所は‟特許可能な新規性の要求に関する防御は維持されている"と判断した。侵害について裁判所は、ドアノブを含む類似の形態を有する先行意匠において、特定の対象物を再度調査し、被告のベルの形は、ドアノブと原告の相違より大きく原告のものと相違し、そのため、被告の構造は特許を侵害しない"と結論付けた。そうすると当該裁判所のアプローチは、Whitman Saddle最高裁判決のように、新規な点の基準を採用しなかったが、先行意匠で見出された類似意匠の文脈（context）において、特許意匠と被疑侵害意匠とを観察者が比較するものとして、通常の観察者の基準を引き合いに出した。
原文：In the first of those cases, Bevin Brothers Manufacturing Co. v. Star Brothers Bell Co., 114 F. 362 (C.C.D.Conn.1902), the patent drawing showed an ablate spheroid and neck, and the claim covered "a bell as herein shown and described." Sitting in equity, the court addressed both validity and infringement, noting that the test of identity on both issues "is the eye of the ordinary observer." Id. at 363. After noting that the patented form was commonly found in a variety of prior art structures, the court held that the "defense of want of patentable novelty is sustained." Id. As for infringement, the court again consulted particular objects in the prior art having a similar shape, including a door knob, and concluded that "[t]he shape of the defendant's bell differs from plaintiff's more widely than plaintiff's differs from the door knob, and therefore defendant's construction does not infringe the patent." Id. Thus, the court's approach, like that of the Supreme Court in Whitman Saddle, did not employ a point of novelty test, but invoked the ordinary observer test in which the observer was comparing the patented and accused designs in the context of similar designs found in the prior art.』本文13-14頁。
Zidell v. Dexter, 262 F. 145 (9th Cir. 1920)判決に関する記載部分
『二番目の事案、Zidell v. Dexter, 262 F. 145 (9th Cir. 1920)判決は、通常の観察者の基準の下で、‟形態に僅かな変更を加えた古い要素を寄せ集めただけの"特許意匠は、他人が、その人自身の形態のバリエーションにおいて同じ要素を用いても、その他人の意匠が、通常の観察者によって特許意匠から区別できるなら、侵害にはならないという見解のために、Whitman Saddle判決を引用した。（省略） 当該裁判所は、通常の観察者の基準の下で、侵害の決定のための類似の先行意匠群の重要性を強調した。
証拠は、この意匠のコンセプトで又はこのコンセプトに先立って。全体的に非常に似ている印象を通常の観察者に与えるほど僅かに違いのある意匠で、非常に多くの類似の衣服が使用され、販売されていることを示し、そして、私たちは、この衣服分野の主要な購入者である女性にとって、これらの様々に存在する衣服の形態が知られており、そのような購入者が特許意匠の衣服を侵害すると主張される衣服を騙されて購入するかどうかは、その一般的な知識に必然的に大きく依存するとみなさざるを得ない。（省略）
原文：The second case, Zidell v. Dexter, 262 F. 145 (9th Cir. 1920), cited Whitman Saddle for the proposition that under the ordinary observer standard, a patented design that consists "only of bringing together old elements with slight modifications of form" is not infringed by "another who uses the same elements with his own variations of form...if his design is distinguishable by the ordinary observer from the patented design." Id. at 146. The court emphasized the importance of similar prior art designs to the determination of infringement under the ordinary observer test:
The evidence shows that at and prior to the conception of this design there were in use and on sale very many similar garments, with variations in design so slight as to leave to the ordinary observer the impression of a very general resemblance, and we must assume that to womankind, who are the purchasers in the main of this class of garment, these various coincident forms of garments were known, and whether such purchasers would be a garment of the patented design would necessarily depend largely upon that general knowledge. Id. at 147.』本文14頁。
Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428 U6th Cir. 1933)判決に関する記載部分
『数年後、第六巡回裁判所は、灰皿と電気ライターの組合せに関する意匠特許を含む事案において類似の問題に取り組んだ。Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428 U6th Cir. 1933判決。地裁は、通常の観察者をだますほどに、特許意匠と被疑侵害意匠が似ているとした上で、原告の二つの意匠を侵害するとした。この事案を分析するにあたり、Gorham判決の通常の観察者の基準は、‟外観の類似性は先行意匠に照らした特許の範囲で判断される"という原則と相容れないかどうかの問題に取り組んだ。（省略）
Some years later, the Sixth Circuit addressed a similar issue in a case involving a design patent on a combination ash tray and electric lighter. Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metakcraft Corp., 67 F. 2d 428 (6th Cir. 1933). The district court found infringement by two of the defendant's designs upon finding that the resemblance between the patented design and the accused design was such as to deceive the ordinary observer. In analyzing the case, the court addressed the question whether the ordinary observer test of Gorham was in conflict with the "similitude of appearance is to be judged by the scope of the patent in relation to the prior art." Id. at 429.』本文14-15頁。
『裁判所は、Gorham判決の基準の通常の観察者は、‟灰皿やライターをこれまで見たことが無い人ではなく、専門家ではないが、そのようなものに十分に精通している人であり"、先行意匠における類似品に照らし、特許意匠と被疑侵害意匠の類似を評価できる人であると説明した。（省略）そのように通常の観察者の基準を捉え、裁判所は述べた。
特許意匠と被疑侵害意匠との間のいくらかの類似性があり、先行意匠を考慮に入れずに、重要と思われるかもしれないが、共通の外観構成に起因するような類似性は、特許意匠と先行意匠群間と同じほど、特許意匠と被疑侵害意匠間で大きければ、それ以上ではない。
当該裁判所は、特許意匠と先行意匠の類似性に言及した上、これらの意匠の相違は、‟特許意匠と被疑侵害意匠の相違より大きくない"と結論付けた。結果として、特許が有効であるとすると、"非常に限定された解釈が与えられ、被告の意匠が侵害しないよう制限されることは明らかである"と結論付けた。類似性は"細部の分析にこだわって決定されるべきではない"と分っているが、それにも関わらず、"込み合った先行意匠群においては、相違点の総合が、平均的な観察者（上記の定義のような）の目に異なる印象を与えて、侵害とはされないだろう"と判断した。
The Court explained that the ordinary observer of the Gorham test was not one "who has never seen an ash tray or cigar lighter, but one who, though not an expert, has reasonable familiarity with such objects," and is capable of assessing the similarity of the patented and accused designs in light of the similar objects in the prior art. 67 F. 2d at 430. Viewing the ordinary observer test in that manner, the court stated:
[W]hile there is some similarity between the patented and alleged infringing designs, which without consideration of the prior art might seem important, yet such similarity as is due to common external configuration is no greater, if as great, between the patented and challenged designs as between the former and the designs of the prior art.
Id. After noting the similarities between the patented design and the prior art designs, the court concluded that the differences between the two "are no greater than those that exist between the patented design and the alleged infringing designs." Accordingly, the court concluded, assuming the patent to be valid "it is quite clear it is entitled to a very limited interpretation and that so limited the similarity "is not to be determined by making too close an analysis of detail," nonetheless, "where in a crowded art the composite of differences presents a different impression to the eye of the average observer (as above defined), infringement will not be found." Id.』本文15頁。
Sears, Roebuck & Co. v. Talge, 140 F.2d 395 (8th Cir. 1944)に関する記載部分
『その判例は、第八巡回裁判所のSears, Roebuck & Co. v. Talge, 140 F.2d 395 (8th Cir. 1944)判決に、引き継がれた。この事案では、地裁は、被告の家庭用フルーツ・ジューサーが、原告のフルーツ・ジューサー意匠に関する特許を侵害すと判断した。裁判所は、意匠特許侵害の判断基準は二つの要素を含むと述べた。すなわち（１）"外観の同一性、又は通常の購入者の目に全体として与える効果の同一性は、購入者をそれが別のものであると思わせて購入させるよう誘導して、だますようなものでなければならず"、（２）被疑侵害機器が、先行意匠から区別される特許機器の新規性を取り込んでいなければならない。"（省略） 裁判所が後者の決定を下すためには、"先行意匠と被疑侵害意匠と特許意匠の特徴を比較することが必要である"と説明した。（省略） 先行意匠のフルーツ・ジューサーを調べることにより、‟「特許」意匠に具現化された新規な要素"を特定することができる。"当該裁判所はそうすると、クレーム意匠と被疑侵害製品のそれらの要素に関して外観の同一性はないと決定した。
原文：That precedent was followed by the Eight Circuit in Sears, Roebuck & Co. v. Talge, 140 F.2d 395 (8th Cir. 1944). The district court in that case held that the defendant's home frit juicer infringed the plaintiff's patents on fruit juicer designs. The court stated that the test for design patent infringement involves two elements: (1) "the identity of appearance, or sameness of effect as a whole upon the eye of an ordinary purchaser must be such as to deceive him, inducing him to purchase one, supposing it to be the other" and (2) "the accused device must appropriate he novelty in the patented device which distinguishes it from the prior art." Id. at 395-96. To make the latter determination, the court explained, "requires a comparison of the features of the patented designs with the prior art and with the accused design." Id. at 396. By examining the prior art fruit juicers, the court was able to identify the "novel elements embodied in the [patented] design." The court then determined that there was not identity of appearance with respect to those elements between the claimed designs and the accused products. Id.』本文15-16頁
『The Sears, Roebuck判決と、Applied Arts判決の事案は、同様に、新規な点の基準を取り扱う裁判所が原点としてたどる、影響力の大きいLitton Systems事件でその裁判所が拠り所とする主要な先例となった。Litton Systems判決では、Sears, Roebuck判決のように、裁判所は、意匠特許侵害の出発点としてGorham判決の通常の観察者の基準を確認した。しかし、Litton判決は、Sears, Roebuck判決を引用して、‟たとえ二つの製品が類似していても、被疑侵害製品が、先行意匠から区別される特許製品の新規性を取り込んでいなければならない"と付け加えた。（省略） すなわち、当該裁判所は、通常の観察者の目をとおして二つの製品を比較した上で、侵害を見つけるためには、‟先行意匠から特許製品を区別する新規性に類似性が起因"しなければならないと付け加えた。その後、裁判所は二番目の判断基準を新規な点のアプローチと呼び、その言い回しはそれ以来、意匠特許侵害の判断基準の二番目の部分に適用されている。
原文：The Sears, Roebuck and Applied Arts cases, in turn, became the principal precedents relied upon by this court in the seminal Litton Systems case to which this court7s precedents dealing with the point of novelty test trace their origin. In Litton Systems, as in Sears, Roebuck, the court identified the Gorham ordinary observer test as the starting point for design patent infringement. Quoting from Sears, Roebuck, the Litton court added, however, that "no matter how similar two items look, 'the accused device must appropriate the novelty in the patented device which distinguishes it from the prior art." 728 F.2d at 1444. That is, the court added, after comparing two items through the eyes of the ordinary observer, the court must, to find infringement, "attribute their similarity to the novelty which distinguishes the patented device from the prior art." Id. The court then referred to that second test as the point of novelty approach, and that tag has been applied to the second part of the design patent infringement test ever since.』本文16-17頁
『侵害の主張を分析する際、Litton Systems判決における裁判所は訴訟において特許の新規性として何が特徴づけられるか、すなわち、‟３つのストライプのドア枠と、ハンドルのないドアと、そしてコントロールパネル、掛け金の取り外したレバーを備えている電子レンジの外観における組合せ"に焦点をあてた。しかし、当該裁判所は、顕著に、Applied Arts判決を引用して、被疑侵害意匠と特許意匠の類似の程度は先行文献における意匠を考察したうえ評価されなければならないと述べた。裁判所は、それ以前の事案と同様に、‟ある分野が同種の電化製品の意匠に関する多くの文献で込み合っている場合は、同等(equivalents)の範囲を非常に狭く解釈しなければならない"と指摘した。（省略） 結果として、裁判所は、そのような事案における特許の保護範囲は、‟狭い範囲"に限定され、被疑侵害意匠を含まないと判断した。
原文：In analyzing the claim of infringement, the court in Litton Systems focused on what it characterized as the novelty of the patent in suit, i.e., "the combination on a microwave oven's exterior of a three-stripe door frame a door without a handle, and a latch release lever on the control panel." Significantly, however, the court quoted from the Applied Arts case and stated that the degree of similarity between the accused design and the patented design had to be assessed in light of the designs in the prior art. The court noted that where, as in the case before it, "a field is crowded with many references relating to the design of the same type of appliance, we must construe the range of equivalents very narrowly." 728 F. 2d at 1444. Accordingly, the court held that the scope of protection of the patent in that case was limited to "a narrow range" that did not include the accused design. Id.』本文17頁。
『前述のように、この裁判所は、新規な点の基準は、通常の観察者の基準とは別個のものであり、被疑侵害意匠が取り込んでいるクレーム意匠の新規な点を、意匠権者は示さなければならないという見解に対し、Litton Systems判決を引用した。しかし、Litton判決とそれに依拠していた先行事案は、通常の観察者は、先行意匠の文脈（context）のなかで、特許意匠と被疑侵害意匠との違いをみるものとして扱われ、そのようなものとしての通常の観察者の基準の型を適用するものとして、より適切に読まれるものと考える。先行意匠に照らして、クレーム意匠と被疑侵害意匠に相違が見られるとき、仮想の通常の観察者の目は、先行意匠と異なるクレーム意匠の外観引き付けられるだろう。そうすると、クレーム意匠が先行意匠に近いとき、被疑侵害意匠とクレーム意匠の小さな相違は、仮想の通常の観察者の目に重要に映るだろう。この理由から、Whitman Saddle最高裁判決は、先行意匠から離れた、サドル特許意匠の特徴、すなわち鞍の後部の鋭い落込み部分に焦点をあてた。グレンジャー型鞍と、‟しばしば加えられる"ジェニファー型鞍を組み合わせた意匠を含むサドルの意匠の沢山の先行文献に精通した観察者にとって、（省略）、鞍の後部の鋭い落込み部分は、意匠の全体の外観において重要であり、その特徴を有さない被疑侵害意匠を、クレーム意匠と区別するのに役立つ。
原文：As noted, this court has cited Litton Systems for the proposition that the point of novelty test is separate from the ordinary observer test and requires the patentee to point out the point of novelty in the claimed design that has been appropriated by the accused design. We think, however, that Litton and the predecessor cases on which it relied are more properly read as applying a version of the ordinary observer test in which the ordinary observer is deemed to view the differences between the patented design and the accused product in the context of the prior art. And when the claimed design is close to the prior art designs, small differences between the accused design and the claimed design are likely to be important to the eye of the hypothetical ordinary observer. It was for that reason that the Supreme Court in Whitman Saddle focused on the one feature of the patented saddle design that departed form the prior art --the sharp drop at the rear of the pommel. To an observer familiar with the multitude of prior art saddle designs, including the design incorporating the Grander pommel and the Jenifer cantle, "an addition frequently made," 148 U.S. at 682, the sharp drop at the rear of the pommel would be important to the overall appearance of the design and would serve to distinguish the accused design, which did not possess that feature, from the claimed design.』本文17-18頁。
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＜ひとまずHP筆者の感想など＞
本HP４回目のHP筆者の感想などで、Egyptian大法廷判決が何を導き出したのかについて、途中であるがひとまず、筆者私見を交えて以下のようにまとめた。
すなわち、過去の裁判例を読み解きながら、従来の第二の基準で採用される「新規な点」を、侵害事件で対比する両意匠の比較において、先行意匠を考慮し導き出した「特徴点」と解釈し、そしてその「特徴点」が導き出される過程を、先行意匠を知る（その製品分野のターゲット層となり得る）「通常の観察者」に負わせ、その上で「通常の観察者」が対比される両意匠を混同するかを、その「特徴点」が共通するかで判断する、といったものである。
さらに、今回、読んでいった同大法廷判決の記載において特に注目したいのは、通常の観察者の基準に基づき類否を判断する場合でも、１つの先行意匠のみならず、込み合った先行意匠群というかたまりや、その製品分野の意匠の文脈（context）を考慮している点である。
私見では、かかる考慮は、最終的に、「意匠」が、ある製品概念を人間社会にもたらし、その製品概念が立ち上がる時間の流れの中で、先行意匠群のかたまり又はその製品意匠の文脈（context）ができてきて、結果として、産業の発達がもたらされるという直接的な結びつきができるのではないかと考えている。この点少なくとも日本の意匠法分野では誰も言っておらず、筆者としては検証して表に出していく事項であろうが、ここに一度考えを記しておきたいと思う。
なお本HPでは「deceive」という単語を、「だます」や「あざむく」と訳したが、日本の論文では「混同」と訳されることが多い。本HP筆者は、商標法分野の「出所の混同」と区別するため用いなかった。意匠法分野で「混同」という場合は、物品の混同であろうが、その場合でも、「混同」の言葉を使う論者の中には、「意匠」が、市場でその製品を目立たせるための識別標識的なもの、又は、需要を喚起...というより、欲望を喚起するためのものと捉ええているものがあるように思う。意匠法で保護される「意匠」の中には、商品の包装袋という製品分野のように、そのような目的を有するものもあるだろうが、一般には、意匠法で保護すべき「意匠」は、その製品カテゴリ自体を形成し、活性化等する、使用場面等においても有益な製品の意匠と認識したい。