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Egyptian Goddes, Inc. v. Swisa, Inc.大法廷判決を読む６
Egyptian Goddes v. Swisa大法廷判決は、米国意匠特許権に関し、「新たな侵害判断基準を設定した画期的なものである」と評価されている。例えば、山口洋一郎著「米国ＣＡＦＣにおける特許制度改革―意匠権のクレーム解釈における公知意匠の役割を明瞭にしたEgyptian Goddes v. Swisa大法廷判決―」（AIPPI（2009）Vol.54 No.1）（以下「山口氏論文」という）を参照。
本件では、Egyptian Goddes社（以下「EG社」）のネイルバッファー※１に関する意匠権を、Swisa社のネイルバッファーが侵害するかが問題となった。米国連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit（以下「CAFC」という。））は、一度従来の侵害判断基準に基づき非侵害の判決を出したが、これを取り消し、同大法廷審理を経て、意匠権侵害判断の重要な二つのルールを示したという。
※１：日本語で「爪磨き」と訳せようが、片仮名「ネイルバッファー」も日本のこの製品分野では使用されているようなので片仮名で記す。「buffer」も、爪を磨くものとして「バッファー」と、「buffering」も磨くこととして「バッファリング」と、日本で同様に使用されているようなので片仮名で記す。
本HP１回目では、Egyptian大法廷判決のうち、主に意匠クレーム解釈について言及した第一のルールに関する部分を訳しその意義を考えた。２回目以降は、侵害判断の第二の基準と理解されてきた「新規な点の基準（the point of novelty test）」を廃止し、先行意匠を知る通常の観察者（the ordinary observer）が対比する両意匠を混同する場合に侵害を認めるとした第二のルールに関する部分を訳しその意義を考えたいと思う。まず２回目は、同大法廷判決のうち、「新規な点の基準」を採用した地裁と最初のCAFCの両判決に触れた部分を訳した。３回目は、同大法廷判決のうち、「通常の観察者の基準」を打ち立てたGorham Co. v. White, 81 U.S.511(1871)最高裁判決と、これに「新規な点の基準」を新たに導入したとされているLitton Systems, Inc. v. Whirpool Corp判決に関する部分を主に訳した。４回目は、両当事者の主張に関する記載部分を訳し、さらに、同大法廷判決が挙げる過去の判決を訳し、同大法廷判決がこれらをどのように評価したかを同回と５回目でみていった。今回は、過去の判決を検証した結果、みえてくる結論に関する記載部分を訳す。 なお、英文は、Egyptian大法廷判決文（http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/06-1562.pdf）より引用。
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Egyptian大法廷判決は、過去の判決を検証した後、以下のように続けた。
『Bevin Brothers判決、Zidell判決、Applied Arts判決、そして Sears Roebuck判決の分析においても同じことが言える。Bevin Brothers判決とZidell判決において、裁判所は、被告製品は、とてもよく似た先行意匠群が沢山あることを知っている通常の観察者にとって、原告の特許意匠と異なって見えると強調した。Applied Arts判決では、被疑侵害の灰皿が、‟外観の類似性は先行意匠に照らした特許の範囲で判断される"限り、クレームされた灰皿と同一のものとは見なかった。（省略）そして、Sears Roebuck判決では、裁判所は、必要な被疑侵害のフルーツ・ジューサーは、特許意匠と、先行意匠と、被疑侵害意匠の特徴の比較を事実認定者に行うと、クレーム意匠とは非類似とみえると結論付けた。（省略）
原文：The same can be said of the court's analysis in Bevin Brothers, Zidell, Applied Arts, and Sears Roebuck. In Bevin Brothers, Zidell, the courts emphasized that the defendant's product would appear different from the plaintiff' protected design to an ordinary observer aware of the great number of closely similar prior art designs. In applied Arts, the accused ash tray would not appear to be the same as the claimed ash tray as long as "similitude of appearance is judged by the scope of the patent in relation to the prior art." 67 F,2d at 429. And in Sears, Roebuck, the court concluded that the accused fruit juicer would not appear similar to the claimed design if the fact-finder performed the required "comparison of the features of the patented designs with the prior art and with the accused design." 140 F 2d. at 396.』本文18頁。
『このアプローチは上記の先例と一貫しているだけでなく、論理の問題としても意味がある。特に近い事案で、あるものが他のものと同等であるかどうかという問題に枠組みを持たずに答えるのは難しいといえる。クレーム意匠と被疑侵害意匠の比較において、その文脈、すなわち、背景となる先行意匠が、そのような照会の枠組みを与え、それゆえ比較の過程でたいてい有益である。枠組みが沢山の類似の先行意匠群からなる場合、通常の観察者によって見ると、それらの意匠群はクレーム意匠と被疑侵害意匠の相違に光を当てることができる。
原文：Not only is this approach consistent with the precedents discussed above, but it makes sense as a matter of logic as well. Particularly in close cases, it can be difficult to answer the question whether one thing is like another without being given a frame of reference. The context in which the claimed and accused designs are compared i.e., the background prior art, provides such a frame of reference and is therefore often useful in the process of comparison. Where the frame of reference consists of numerous similar prior art designs, those designs can highlight the distinctions between the claimed design and the accused design as viewed by the ordinary observer.』本文18-19頁
『先行意匠群に照らして通常の観察者の基準を適用することは、独立した新規な点の基準によって生み出されるいくらかの問題も回避する。かかる問題の一つとして、クレーム意匠の新規な点であると主張されるいくつかの異なる特徴がある場合に、新規な点の基準を適用することが難しいことが証明されている。この場合、その事案の結論は、裁判所又は事実認定者が焦点を当てる幾つかの新規な点の候補の中に向けられる。したがって、裁判所の注意は、適切な照会、すなわち被疑侵害意匠が全体としてクレーム意匠を取り込んでいるかどうか、というよりは、被疑侵害意匠がクレーム意匠の単一の特定の特徴を取り込んでいるかに焦点が行く。（省略）
加えて、より意匠が新規で、より多くの新規な点が特定されれば、被告人が、たとえほとんどを複製したとしても、全体的な外観がクレーム意匠と同一であるとしても、新規な点の全てを複製していないので意匠は侵害しないと主張する機会が増える。そのような事案では、先行意匠群の知識を有する通常の観察者がどのようにしてクレーム意匠と被疑侵害意匠の相違を見るかということを尋ねる基準が、意匠特許保護の目的に沿って、より多くの結果を生み出す可能性が高い。
Applying the ordinary observer test with reference to prior art designs also avoids some of the problems created by the separate point of novelty test. One such problem is that the point of novelty test has proved difficult to apply in cases in which there are several different features that can be argued to be pints of novelty in the claimed design. In such cases, the outcome of the case can turn to which of the several candidate points of novelty the court of fact-finder focuses on. The attention of the court may therefore be focused on whether the accused design has appropriated a single specified feature of the claimed design, rather than on the proper inquiry, i.e., whether the accused design has appropriated the claimed design as a whole. See Amini Innovation Corp. v. Anthony Cal., Inc., 439 F.3d 1365, 1370-71 (Fed. Cir. 2006); Keystone retaining Wall Sys., Inc. v. Westrock, Inc., 997 F. 2d 1444, 1450 (Fed. Cir. 1993); Braun Inc., 975 F.2d at 820.
In addition, the more novel the design, and the more points of novelty that are identified, the more opportunities there are for a defendant to argue that its design does not infringe because it does not copy all of the points of novelty, even though it may copy most of them and even though it may give the overall appearance of being identical to the claimed design. In such cases, a test that asks how an ordinary observer with knowledge of the prior art designs would view the differences between the claimed and accused designs is likely to produce results more in line with the purposes of design patent protection.』本文19-20頁。
『この裁判所は、新規な点の基準を、‟先行意匠群と異なる点を提供する意匠の外観に焦点を当てる"ものとして特徴づけている。Winner Int'l Corp. v. Wolo Mfg. Corp.,判決（省略）を引用したShun Hill Indus., inc.判決。しかし、その目的は、先行意匠に精通した観察者の目を通して、通常の観察者の基準を適用することによって、同様に十分果たされる。被疑侵害意匠が、先行意匠と顕著に相違するクレーム意匠の特定の特徴を複製しているなら、被疑侵害意匠は当然にクレーム意匠に誤って類似とみなされ、侵害となる可能性が高い。同時に、新規な点の基準と異なり、通常の観察者の基準は、単にその特徴が新規な点とみなされるので、重要でない特徴に関して、クレーム意匠と被疑侵害意匠との小さな違いに誇張された重要性を割り当てるリスクを負わない。
原文：This court has characterized the purpose of the point of novelty test as being "to focus on those aspects of a design which render the design different from prior art designs" Shun Hill Indus., inc., 48 F.3d at 1197, quoting Winner Int'l Corp. v. Wolo Mfg. Corp., 905 F.2d 375, 376(Fed. Cir. 1990). That purpose can be equally well served, however, by applying the ordinary observer test through the eyes of an observer familiar with the prior art. If the accused design has copied a particular feature of the claimed design that departs conspicuously from the prior art, the claimed designs, and thus infringing. At the same time, unlike the point of novelty test, the ordinary observer test does not present the risk of assigning exaggerated importance to small differences between the claimed and accused designs relating to an insignificant features simply because that feature can be characterized as a point of novelty.』本文20頁
『このアプローチはまた、古い意匠の特徴の組合せが、新規な点の基準の下で、どの程度まで新規な点となるかという議論を避ける利点がある。先行意匠に照らしたクレーム意匠と被疑侵害意匠の比較において、通常の観察者が、意匠におけるそれらの相違の全体的な効果に応じて、クレーム意匠と先行意匠の相違を重視するだろう。もしクレーム意匠が、類似の先行意匠群に精通した観察者にまで、被疑侵害意匠とだまされるほど類似する外観を創り出す古い特徴の組合せからなるなら、侵害の認定は正当化されるだろう。さもなければ、侵害は見つからないだろう。
原文：This approach also has the advantage of avoiding the debate over the extent to which a combination of old design features can serve as a point of novelty under the point of novelty test. An ordinary observer, comparing the claimed and accused designs in light of the prior art, will attach importance to differences between the claimed design and the prior art depending on the overall effect of those differences on the design, If the claimed design consists of a combination of old features that creates an appearance deceptively similar to the accused design, even to an observer familiar with similar prior art designs, a finding of infringement would be justified. Otherwise infringement would not be found.』本文20頁。
『Swisa社及び法廷助言者（amici（amicus curiaeの複数形））によれば、新規な点の基準によって提供される一つの機能は、先行意匠群を単に具現化し又はこれに実質的に類似する意匠が侵害に対し見つからないことを保証することで、意匠特許範囲の不適切に広い主張を制限することである。しかし、繰り返しになるが、この目的を達成するための好ましい方法は、先行意匠に照らして行われた通常の観察者の基準に依拠して直接行うことであると考える。もちろん、新規な点の基準を採用しないことは、クレーム意匠と先行意匠群との相違が無関係であることを意味しない。それとは反対に、クレーム意匠の新規な特徴を調べることは、クレーム意匠と被疑侵害意匠との比較において重要な構成要素となり得る。しかし、いずれかの新規な特徴の審理を含む、両意匠の比較は、訴訟経過においてのみ設計される特定の新規な点に焦点を当てる独立した基準の部分としてではなく、通常の観察者の基準の一部として行われなければならない。
原文：One function that has been served by the point of novelty test, according to Swisa and its supporting amici, is to cabin unduly broad assertions of design patent scope by ensuring that a design that merely embodies or is substantially similar to prior art designs is not found to infringe. Again, however we believe that the preferable way to achieve that purpose is to do so directly, by relying on the ordinary observer test, concluded in light of the prior art. Our rejection of the point of novelty test does not mean, of course, that the differences between the claimed design and prior designs are irrelevant. To the contrary, examining the novel features of the claimed design can be an important component of the comparison of the claimed design with the accused design and the prior art. But the comparison of the designs, including the examination of any novel features, must be conducted as part of the ordinary observer test, not as part of a separate test focusing on particular points of novelty that are designated only in the course of litigation.』本文21頁。
『前述の分析により、意匠特許侵害の主張の分析において、‟新規な点"の基準はもはや用いられるべきではないと判断する。‟新規な点の‟基準を採用しないため、"新規な点の"基準の改良版である‟非自明な進歩"の基準も採用しない。代わりに、Gorham判決及びその後の決定に従い、‟通常の観察者"の基準を、意匠特許が侵害されているかどうか決定するための唯一の基準にすべきと判断する。その基準の下で、裁判所がしばしば記述しているように、被疑侵害製品が特許意匠を具現化し、又は、特許意匠のもっともらしい模倣がなければ侵害は認められないだろう。（省略）
場合によっては、Gorham判決によって要求されるような、通常の観察者にとって両意匠が‟実質的に同一"と表れることを証明する負担を意匠特許権者が負うことなしに明らかに、クレーム意匠と被疑侵害意匠が十分に区別されるだろう。他の例では、クレーム意匠と被疑侵害意匠がまったく相違する訳ではない場合、通常の観察者が二つの意匠を実質的に同一であると考えるかどうかの問題の解決は、上記に議論した多くの事案や係争中でのもののように、先行意匠文献とともに、クレーム意匠と被疑侵害意匠を比較することが役に立つだろう。Whitman Saddle判決のように、類似の先行意匠群の沢山の例がある場合、抽象的で目立たないかもしれないクレーム意匠と被疑侵害意匠との相違は、先行意匠に精通している仮想の通常の観察者にとって重要となり得る。
原文：On the basis of the foregoing analysis, we hold that the "point of novelty" test should no longer be used in the analysis of a claim of design patent infringement. Because we reject the "point of novelty" test, we also do not adopt the "non-trivial advance" test, which is a refinement of the "point of novelty" test. Instead, in accordance with Gorham and subsequent decisions, we hold that the "ordinary observer" test should be the sole test for determining whether a design patent has been infringed. Under that test, as this court has sometimes described it, infringement will not be found unless the accused article "embod[ies] the patented design or any colorable imitation thereof." Goodyear Tire & Rubber Co., 162 F.3d at 1116-17; see also Arminiak & Assocs., Inc. v. Saint-Gobain Calmar, Inc., 501 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2007).
In some instances, the claimed design and the accused design will be sufficiently distinct that it will be clear without more that the patentee has not met its burden of providing the two designs would appear "substantially the same" to the ordinary observer, providing the two designs would appear "substantially the same" to the ordinary observer, as required by Gorham. In other instances, when the claimed and accused designs are not plainly dissimilar, resolution of the question whether the ordinary observer would consider the two designs to be substantially the same will benefit from a comparison of the claimed and accused designs with the prior art, as in many of the cases discussed above and in the case at bar. Where there are many examples of similar prior art designs, as in a case such as Whitman Saddle, differences between the claimed and accused designs that might not be noticeable in the abstract can become significant to the hypothetical ordinary observer who is conversant with the prior art. 』本文21-22頁
『我々が採用するアプローチは、クレーム意匠と先行意匠との比較を含むことが多いが、有効性を判断するための基準ではなく、侵害の判断基準としてのみ設計されることを我々は強調する。従って、常にそうであるように、侵害に対する証拠の負担は特許権者が負っている。しかし、被疑侵害者が侵害の主張に対する防御の一部として先行意匠の比較に依拠することを選ぶなら、先行意匠の提示の負担は被疑侵害者にある。確かに、我々は、新規な点の基準の下で、先行意匠を提示する負担は特許権者にあると述べていた。（省略） しかし、通常の観察者の基準の下では、被疑侵害者に対して比較の先行意匠に関する提示の負担を課すことは理にかなっている。被疑侵害者は、近い先行意匠を指し示し、特に裁判所に、通常の観察者がクレーム意匠と被疑侵害意匠の相違を強調するとみなされる可能性が最も高い先行意匠に注意を向けさせる動機を持つ当事者である。しかし、被疑侵害者が、クレーム意匠と被疑侵害意匠の比較に関連すると考えられる先行意匠を選ぶかどうかに関わらず、特許権者は、証拠の優越によって侵害を証明するための究極の負担を負う。（省略）
原文：We emphasize that although the approach we adopt will frequently involve comparisons between the claimed design and the prior art, it is not a test for determining validity of prior as to infringement remains on the patentee. However, if the accused infringer elects to rely on the comparison prior art as part of its defense against the claim of infringement, the burden of production of that prior art is on the accused infringer. To be sure, we have stated that the burden to introduce prior art under the point of novelty test falls on the patentee. See Bernhardt, 286 F.3d at 1384. Under the ordinary observer test, however, it makes sense to impose the burden of production as to any comparison prior art on the accused infringer. The accused infringer is the party with the motivation to point out close prior art, and in particular to call to the court's attention the prior art that an ordinary observer is most likely to regard as highlighting the differences between the claimed and accused design. Regardless of whether the accused infringer elects to present prior art that it considers pertinent to the comparison between the claimed and accused design, however, the patentee bears the ultimate burden of proof to demonstrate infringement by a preponderance of the evidence. As in our recent decision in In re Seagate Technology, LLC, we "leave it to future cases to further develop the application of this standard." 497 F.3d 1360, 1371 8Fed. Cir. 2007)(en banc).』本文22‐23頁
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＜ひとまずHP筆者の感想など＞
本HP筆者私見では、Egyptian大法廷判決は、過去の裁判所の判断から、先行意匠（群）に照らし（又は、主体要件である通常の観察者にその先行意匠（群）の認識を負わせ）、特許意匠と被疑侵害意匠が全体として似ているか、又は、外観の類似性があっても、その部分は特許意匠の範囲に入らず、通常の観察者は、先行意匠（群）にも共通してその部分があることを知っているため、特許意匠と被疑侵害意匠を取り違えることはないと判断していることを導き出した点で意義がある。
さらに、先行意匠（群）に照らし、枠組みが沢山の類似の先行意匠群からなる場合、通常の観察者によって見ると、それらの意匠群はクレーム意匠と被疑侵害意匠の相違に光を当てることができるとし、いわば競合製品が乱立する成熟市場においても、意匠の類否判断を容易にできるようにした点で意味があると考える。
本HP筆者は、同大法廷判決は、当初‟「新規な点の基準」を廃した"とまでは言えず、統合したのではないか、と考えていた。当該製品分野の形態の流れを見ないで、市場における両意匠に係る製品を「混同」して購入するか否かで両意匠の類否を決するのは、いわば商標法的な考え方で抵抗があり、「新規な点の基準」を第二の基準として導入したLitton Systems判決も、当該製品分野の形態の流れを見ようとしたのではないかと考えた。
しかし、同大法廷判決を読み進めていくうちに、「新規な点の基準を廃した」として、一度、新規な点の基準の概念を捨て去らないと、前に進めないように思うに至った。というのも、被疑侵害意匠が特許意匠の新規な点を取り込んでいなければならないという「新規な点の基準」と、「通常の観察者」が侵害判断基準の唯一の基準であるとし、先行意匠（群）の知識を通常の観察者に負わせるのとは、全く違う土俵における判断基準だからである。
なお、以下は多少飛躍した見解になるが、日本の意匠法の学説も頭の片隅におきつつ、ここでHP筆者私見として述べておきたい。
前者（「新規な点」を取り込んでいるかをみる判断基準）は、一見創作説的な立場で述べているようにも思える。しかし、デザインの創作現場では、製品のターゲット層を見据えて、過去の製品と比してよりいいものを創作しようと考えて創るのではないか。創作者が満足できるだけでなく、そのデザインに係る製品を使用する者が価値を感じる製品を、時に新規な技術や技能等をまとめ上げながら創作しようとする、デザインの創作現場をそう捉えるなら、むしろ、後者（先行意匠（群）の知識を有する通常の観察者で似ているかをみる判断基準）の方が創作説と捉えることもできる。
一方、前者（「新規な点」を取り込んでいるかをみる判断基準）のみで類否を決する考え方は、混同説、需要喚起説（ときに、欲望を喚起する説）と捉えられる。主体的に要件を製品を購入する通常の観察者においたからといって、米国意匠法が混同説や需要喚起説に立っているとは言えないものと考える。また飛躍してでもあえてここで述べておくが、その創作物が個性を発揮しているから保護されるという著作権法とも趣旨を異にすると言える。
HP筆者が聞くところによると、近時、我が国意匠法の存在意義について議論があるという。しかし、ターゲット顧客に提供する価値を考えて製品のデザインを促進させ、それによって生まれた価値を保護する法律は、特許法・実用新案法、商標法・不正競争防止法、著作権法等を観るにないように思う。意匠法には独自の存在意義があるのではないかと思う。