Egyptian Goddes, Inc., v. Swisa Inc.大法廷判決（以下「Egyptian大法廷判決」）は、米国意匠特許権に関し、「新たな侵害判断基準を設定した画期的なものである」と評価されている。例えば、山口洋一郎著「米国CAFCにおける特許制度改革―意匠権のクレーム解釈における公知意匠の役割を明瞭にしたEgyptian Goddes v. Swisa大法廷判決―」（AIPPI（2009）Vol.54 No.1）（以下「山口氏論文」という）を参照。

　本件では、Egyptian Goddes社（以下「EG社」）のネイルバッファー※１に関する意匠特許を、Swisa社のネイルバッファーが侵害するかが問題となった。米国連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit（以下「CAFC」という。））は、一度従来の侵害判断基準に基づき非侵害の判決を出したが、これを取り消し、同大法廷審理を経て、意匠特許権※2の侵害判断の重要な二つのルールを示したという。

 

　さて、前掲山口氏論文によれば、Egyptian大法廷判決で示された二つのルートは以下のようなものであるという。

　Egyptian大法廷判決を取り上げた日本の雑誌を幾つか読むと、従来の判断基準の変更は驚きをもって評価されているが、本HPの筆者としては、本判決の前後の判断でも公知意匠は参酌されており、驚きの変更点が何なのか今一つぴんとこない。そこで、今回改めて、Egyptian判決を細かく訳してみようと思う。何か見えてくるものがあるように思う。初回は、Egyptian判決の中から、山口氏論文にいうところの「第一のルール」、すなわち、意匠特許の意匠クレーム解釈※２の判断について見ていく。 なお、英文は、Egyptian大法廷判決文（http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/06-1562.pdf）より引用。

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　本件の連邦地裁では、意匠特許のクレーム解釈について、図面に表された意匠を言葉で記述しようとして、以下のように表現した。

 『正方形が長さＳの側面を有し、フレームは約３Ｓの長さを有し、かつ、フレームは約Ｔ＝0.1Sの厚さを有し、断面の四隅は湾曲し、断面の外側四隅は約1.25Tの半径９０度で丸められ、断面の内側四隅は約0.25Tの約９０度で湾曲し、そして、フレームの三側面は、厚さＴの長方形の磨きパッドが装着され、側面の湾曲半径は覆われず、平坦な部分が覆われており、フレームの第四の側面は露出している、断面が略正方形の中空管状フレーム。

原文：A hollow tubular frame of generally square cross section, where the square has sides of length S, the frame has a length of approximately 3S, and the frame has a thickness of approximately T = 0.1S; the corners of the cross section are rounded, with the outer corner of the cross section rounded on a 90 degree radius of approximately 1.25T, and the inner corner of the cross section rounded on a 90 degree radius of approximately 0.25T; and with rectangular abrasive pads of thickness T affixed to three of the sides of the frame, covering the flat portion of the sides while leaving the curved radius uncovered, with the forth sides of the frame bare.』本文2頁

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　山口氏論文の注釈４によれば、地裁は「特許権のクレーム解釈は、陪審員ではなく判事が行われなければならない」としたマークマン最高裁判決（Markman v. Westview Instrument Inc., 116 S.Ct. 1384 (1996)）に基づき、本件でも意匠クレーム解釈を行ったとされる。マークマン最高裁判決後、「クレーム意匠の特定を文言により表現する」ことが一般化したという。

　ところが、本件では、前掲第一のルールのように「裁判所がクレーム意匠と対象意匠との対比を行うにあたり、クレーム意匠を文言により表現する必要はなく、その外観のみにより、Gorham v. White最高裁判決に定められた「通常の観察者の基準」により侵害の存否を判断すること」という判断が示されたという訳だ。

　なお、日本の意匠権侵害の判決を観るに、意匠を構成する態様をいくつか言語的表現で列挙して、意匠の特徴点等を把握し、それが全体に及ぼす影響等をみて両意匠の類否を認定することがなされると思う。本HP筆者としては、上記意匠クレーム解釈における言語的表現は詳述し過ぎるものの、言語的表現で客観的に表すことは必要と思うが、この判決の真意は何なのだろうか。意匠クレーム解釈の在り方について、大法廷はどのように判断したのか。以下でさらに、本判決のⅢ（23-26頁）を見ていく。

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『大法廷（en banc）で再審理を行うとした決定で提起された問題の一つは、事実審裁判所が、意匠特許事件において、クレーム解釈を行うべきかどうかであった。CAFCは、事実審裁判所は、特許事件のように、意匠特許事件でクレーム解釈を行う義務を有すると判断している一方（省略）、クレーム解釈の何らかの特定のフォームを規定していない。反対に、CAFCは、意匠特許は"典型的に図面で表現されるものとしてクレームされ、"クレーム解釈は、それに基づいて適用されることを認識している。（省略）　そのため、CAFCは、事実審裁判所に、特許事件で典型的に行われるように、クレーム意匠の詳細な言語的記述を提示する試みを要求していない。（省略）

原文：One of the issues raised by this court in its order granting en banc review was whether trial courts should conduct claim construction in design patent cases. While this court has held that trial courts have a duty to conduct claim construction in design patent cases, as in utility patent cases, see Elmer, 67 F,3d at 1577, the court has not prescribed any particular form that the claim construction must take. To the contrary, the court has recognized that design patents "typically are claimed as shown in drawings," and that claim construction "is adapted accordingly." Arminialk & Assocs., Inc., 501 E. 3d at 1319; see also Goodyear Tire & Rubber Co., 162 D 3d at 116. For that reason, this court has not required that the trial court attempt to provide a detailed verbal description of the claimed design, as is typically done in the case of utility patents. See Contessa Food Pros., Inc., 282 D.3d at 1377 (approving district court's construction of the asserted claim as meaning "a tray of a certain design as shown in Figures 1-3")脚注1』

本文23頁（日本訳の（省略）部分は、英文傾斜部分に相当し本HP筆者による。以下同じ。）

なお、CAFCは、前掲脚注１で、「This court has required that in determining obviousness, a district court must attempt to "translate [the] visual descriptions into words" in order to communicate the reasoning behind the court's decision and to enable "the parties and appellate courts...to discern the internal reasoning employed by the trial court."(省略。英文なし)　Requiring such an explanation of a legal ruling as to invalidity is quite different from requiring an elaborate verbal claim construction to guide the finder of fact in conducting the infringement inquiry.」と述べる。本HP筆者私見では、言語的記述に関する議論は、「自明性」の判断、すなわち意匠特許の無効を争う法的判決まで及ばないということだろう。

『最高裁判所が認識しているように、意匠は、どんな記述によって行われるよりも、イラストによって表される方がよく、かつ、記述はイラストがなければ分り難いだろう。（省略）　米国特許商標庁（USPTO）は同じ見解をもっている。（省略）　意匠を言葉で表現しようとする際に認識される困難を考えれば、意匠特許クレームを、意匠クレームの詳細な言語的記述の提示によって、意匠特許クレームを"解釈する"ことを試みないことが地裁にとって通常望ましい方策だろう。

原文：As the Supreme court has recognized, a design is better represented by an illustration "that it could be by any description and a description would probably not be intelligible without the illustration." Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 14 (1886). The Patent and Trademark Office has made the same observation. Manual Of Patent Examining Procedure　1503.01（8th ed. 2006）("[A]s rule the illustration in the drawing views is its own best description."). Given the recognized difficulties entailed in trying to describe a design in words, the preferable course ordinarily will be for a district court not to attempt to "construe" a design patent claim by providing a detailed verbal description of the claimed design. 』本文29頁

 『そうは言うものの、クレーム意匠を記述する際に用いられる細部のレベルに関する地裁の決定は、裁判所の裁量の範囲で、偏見が示されない限りの問題であること、比較的詳細なクレーム解釈を公表する裁判所の決定は修正のきく間違いではないことを強調することが重要である。同時に、裁判所は、言語的詳細化が必要で有用とみなさない場合、意匠の詳細な言語的説明を出す義務を負わないことは明らかである。さらに、クレーム意匠の言語的説明をしようとするか否かを決定するにあたり、裁判所は、意匠の特定の特徴を過度に強調するリスクや事実認定者に全体としての意匠ではなく言語的記述上個々に記述された特徴に焦点をあてるリスクといった、そのような言語的記述に伴うリスクを認識すべきである。例えば、本件で、地裁はクレーム意匠の詳細な言語的記述を作成した。裁判所の記述に誤ったところはなく、いずれの当事者も裁判所の解釈から何らかの偏見を生じたことは指摘されていない。しかし言語的記述を構築するにために必要な努力が、努力を正当化する、ケースを分析するプロセスに十分に貢献したかどか今の時点では不明である。

原文：With the said, it is important to emphasize that a district court's decision regarding the level of detail to be used in describing the claimed design is a matter within the court's discretion, and absent a showing of prejudice, the court's decision to issue a relatively detailed claim construction will not be reversible error. At the same time, it should be clear that the court is not obliged to issue a detailed verbal description of the design if it does not regard verbal elaboration as necessary or helpful. In addition, in deciding whether to attempt a verbal description of the claimed design, the court should recognize the risks entailed in such a description, such as the risk of placing undue emphasis on particular features of the design and the risk that a finder of fact will focus on each individual described feature in the verbal description rather than on the design as a whole. In this case, for example, the district court came up with a detailed verbal description of the claimed design. We see no inaccuracy in the court's description, and neither party has pointed o any prejudice resulting from the court's interpretation. Yet it is not clear that the considerable effort needed to fashion the verbal description contribution enough to the process of analyzing the case to justify the effort.』本文24-25頁

『クレーム意匠の完全な記述を試みることは賢明ではないが、裁判所は、裁判所自身の分析を説明する方法として、陪審員のために又は裁判官による公判で、クレーム意匠の種々の特徴を、被疑侵害意匠や先行技術との関係で指し示すのに助けになると見るかもしれない。例えば、そのような場合、特許を受けた意匠には、三側面だけにバッファーが付いているが、被疑侵害製品（そして三側面のNalico Patent）には、全ての側面にバッファーが付いていることを裁判所が指摘することは間違いがないだろう。同様に例えば裁判所が、Falleyバッファーブロックは四側面を有しているが、389特許、Nalico特許及びSwisa被疑侵害製品の意匠とは異なり、中空状ではないことを指し示すことは許容されるだろう。

原文：While it may be unwise to attempt a full description of the claimed design, a court may find it helpful to point out, either for a jury or in the case of a bench trial by way of describing the court's own analysis, various features of the claimed design as they relate to the accused design and the prior art. In a case such as this one, for example, there would be nothing wrong with the court pointing out to a jury that in the patented design only three sides have buffers attached, while in the accused poduct (and in the three-sided Nalico patent), all of the sides have buffers attached. It would similarly be permissible for the court to point out that, for example, although the Falley Buffer Block has four sides, it is not hollow, unlike the design of the "389 patent, the Nalico patent, and the accused Swisa product.』本文25頁

『意匠の言語的記述の提示の試みを別にすれば、事実審裁判所はクレームの範囲に関係する他の多くの問題に取り組むことで事実認定者を有益に導くことができる。それらには、破線の役割等、意匠特許ドラフトにおける特定の表現法の役割を記述すること（省略）、審理過程で行われた可能性のある表現の効果を評価し記述すること（省略）、そして、クレーム意匠の特徴において装飾的要素と機能的要素を区別すること（省略）を含む。

原文：Apart from attempting to provide a verbal description of the design, a trial court can usefully guide the finder of fact by addressing a number of other issues that bear on the scope of the claim. Those includes such matters as describing the role of particular conventions in design patent drafting, such as the role of broken lines, see 37 C.F.R. 1.152, assessing and describing the effect of any representations that may have been made in the course of the prosecution history, see Goodyear Tire & Rubber Co., 162 F. 3d at 1116; and distinguishing between those features of the claimed design that are ornamental and those that are purely functional, see Oddzon Prods, Inc. v. Just Toys, Inc. 122 F 3d. 1396, 1405 (Fed Cir. 1997)("Where a design contains both functional and non-functional elements, the scope of the claim must be construed in order to identify the non-functional aspects of the design as shown in the patent.")』本文25-26頁

 

『超えてはならない一線を超え、陪審員の事実認定プロセスに過度に侵入することなしに、陪審員に適切な措置を講じることは、事実審裁判所がとても慣れた仕事であり、控訴裁判所が詳細にプロセスを導くどんな試みも良いよりは害を与えそうだ。それゆえ、クレーム意匠の言語的特徴付けは裁判官の裁量に委ねられるが、一般的な問題として、裁判所は、特許の場合には一般的にそうであるように、クレーム意匠の詳細な言語的記述を必要とするものとして、クレーム解釈のプロセスを扱うべきではない。

原文：Providing an appropriate measure of guidance to a jury without crossing the line and unduly invaliding the jury's fact-finding process is a task that trial courts are very much accustomed to, and any attempt by an appellate court to guide that process in detail is likely to do more harm than good. We therefore leave the question of verbal characterization of the claimed designs to the discretion of trial judges, with the proviso that as a general matter, those courts should not treat the process of claim construction as requiring a detailed verbal description of the claimed design, as would typically be true in the case of utility patents.』本文26頁

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　ただ、意匠法実務でも、やはり言語的表現がないと、主張する手がかりを得られず不安である。当該意匠の全体に与える特徴的部分を列挙したり、先行意匠も加味した、対比する両意匠の差異点と共通点を指摘する場合の箇条書き程度の言語的表現はむしろ必要と思うが、どうだろうか。図面や写真等に表された意匠の各要素に、番号等を付して対比の手がかりを持つことは許されるだろう。

　もっとも、CAFCが、特許事件におけるような言語的表現によるクレーム解釈は不要と言っているのは、当事者の問題でなく裁判所の問題であり、また、あくまで意匠特許権の侵害場面での類否判断基準の問題に限定される点、留意が必要であろう。そして第一のルール、つまりは、「裁判所がクレーム意匠と対象意匠との対比を行うにあたり、クレーム意匠を文言により表現する必要はなく、その外観のみにより、通常の観察者の基準により侵害の存否を判断すること」（山口氏論文）は、第二のルールを徹底化させるための地ならし、といったところだろう。本HP次回では、Egyptian大法廷判決で示された第二のルールについて諸々見ていきたいと思う。